Inicialmente, a Vin
e Sprint Aktiebolang NY, Empresa sueca, obteve na JF/RJ sentença que
declarou ser de alto renome a marca Absolut e lhe conferiu proteção
especial em todas as classes. A decisão obrigava o INPI a fazer as
alterações administrativas cabíveis.
O INPI ajuizou ação
rescisória para desconstituir a sentença. O TRF da 2ª região julgou o
pedido procedente. Considerou que o juiz não pode substituir o povo no
seu pensamento e impressão e declarar, de modo permanente e irrestrito, a
fama da marca.
A fabricante
recorreu ao STJ. No julgamento, a ministra Nancy Andrighi, relatora,
observou que a lei de propriedade industrial (9.279/96) não estabeleceu
os requisitos necessários para a caracterização da marca de alto renome.
Daí a regulamentação por parte do INPI, atualmente por meio da
resolução 121/05.
Conforme essa
resolução, a declaração de alto renome deverá ser requerida “como
matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro de marca de
terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca
de terceiro que apresente conflito com a marca invocada de alto renome”.
Analisando a norma,
a ministra percebeu que o reconhecimento do alto renome só seria
possível pela “via incidental”. Quer dizer, o titular de uma marca de
alto renome só conseguiria a respectiva declaração administrativa a
partir do momento em que houvesse a adoção de atos potencialmente
capazes de violar essa marca. Não haveria possibilidade de “ação
preventiva” antes do surgimento de risco concreto de violação da
propriedade industrial.
Nancy Andrighi
considera, no entanto, que o reconhecimento do alto renome só pela via
incidental imporia ao titular um ônus injustificado, de constante
acompanhamento dos pedidos de registro de marcas a fim de identificar
eventuais ofensas ao seu direito. Ela acrescentou que, muitas vezes, não
há sequer tentativa de depósito da marca ilegal no INPI, o que impede
que o titular da marca adote medida administrativa incidental para a
declaração de alto renome.
Para a relatora, há “efetivo interesse do titular em obter declaração geral e abstrata de que sua marca é de alto renome”.
Porém, em casos como o da vodca Absolut, a ministra Nancy entende que,
até que haja manifestação do INPI sobre a existência ou não do alto
renome, a intervenção do Poder Judiciário é incabível.
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Processo relacionado: REsp 1162281
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